Tips voor het opstellen van een licentieovereenkomst

Wat zijn intellectuele eigendomsrechten?

Met intellectuele eigendomsrechten bedoelen we rechten die de wet toekent aan de zogenoemde ‘voortbrengselen van de geest’. Bij voortbrengselen van de geest kun je denken aan diverse rechten, zoals octrooirechten voor technische uitvindingen en werkwijzen, auteursrechten voor originele, creatieve werken, merkrechten voor onderscheidingstekens, modelrechten voor tekeningen en modellen en databankrechten voor databanken. Als houder van deze intellectuele eigendomsrechten kun je derden verbieden deze zonder jouw toestemming te gebruiken en/of te exploiteren. Intellectuele eigendomsrechten zijn rechten die je als houder exclusief toekomen. 

Licentieovereenkomst

Als houder van intellectuele eigendomsrechten ben je exclusief bevoegd tot het licentiëren (het in gebruik geven) van de hieruit voortvloeiende rechten aan derden. Het licentiëren van dergelijke rechten kan interessant zijn voor houders die niet zelf de middelen of mogelijkheden hebben om deze rechten te exploiteren en/of te commercialiseren. Zo kan de houder toch zijn investering terugverdienen of zelfs een goed businessmodel wegzetten. Het is mogelijk een licentie mondeling te verstrekken. Dat wil echter niet zeggen dat een mondelinge licentie ook verstandig is. Want hoe bewijs je wat er is afgesproken als partijen ten tijde van een geschil andere herinneringen blijken te hebben aan de voorwaarden? Een licentie wordt dan ook in de regel vastgelegd in de vorm van een licentieovereenkomst. Daarnaast is het zo dat je in enkele gevallen wettelijk verplicht bent de licentie schriftelijk vast te leggen. Dit geldt bijvoorbeeld voor exclusieve auteursrechtlicenties.  Zoals bepaald in de Auteurswet moet je exclusieve auteursrechtlicenties vastleggen in een daartoe bestemde akte. 

Een licentieovereenkomst is een overeenkomst waarbij de rechthebbende aan een derde een gebruiks- of exploitatierecht geeft voor één of meer door hem in eigendom gehouden intellectuele eigendomsrechten. In de licentieovereenkomst onderscheiden we in beginsel twee partijen: 

• de houder van het betreffende intellectueel eigendomsrecht: de licentiegever;
• en de derde die het betreffende intellectueel eigendomsrecht wil gebruiken en/of exploiteren: de licentienemer. 

Door het sluiten van een licentieovereenkomst verbindt de licentiegever zich aan de licentienemer om zijn exclusieve gebruiks- en exploitatierechten niet tegen de licentienemer in te roepen onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst. De licentieovereenkomst bepaalt de rechten en plichten tussen partijen. Hoever partijen daarin willen gaan, bepalen zij uiteraard zelf. 

Verschillende typen licentieovereenkomsten

Er zijn verschillende typen licentieovereenkomsten te onderscheiden, exclusieve licenties, niet-exclusieve licenties, sole licenties en open licenties. 

Exclusieve- en niet-exclusieve licenties

Een licentie kan exclusief of niet-exclusief van aard zijn. Wordt er een exclusieve licentie verleend, dan mag de licentiegever dezelfde licentie niet aan een andere partij verlenen. Heeft de licentiegever bijvoorbeeld in opdracht van de licentienemer maatwerksoftware ontwikkeld? Dan zal de licentienemer vaak een exclusieve licentie willen op de software. Bij maatwerksoftware kan ook worden overeengekomen dat de auteursrechten op de software worden overgedragen. Bij standaard software wordt een niet-exclusieve licentie verleend en kan de licentiegever de software aan meerdere partijen in licentie geven.

Sole licenties

Bij sole licenties mag de licentiegever geen licenties aan derden verlenen, maar mag hij het intellectuele eigendomsrecht wel zelf gebruiken en/of exploiteren.

Open licenties

Bij open licenties verleent de licentiegever licentierechten aan elke geïnteresseerde partij die voldoet aan vooraf opgestelde voorwaarden. 

Inhoud licentieovereenkomst

In een licentieovereenkomst maken de partijen concrete afspraken over het toepassingsbereik van de licentie. Zoals aangegeven, staat het de licentiegever en de licentienemer vrij om met elkaar af te spreken wat ze willen. In een goede licentieovereenkomst moeten in ieder geval afspraken gemaakt worden over: 

• Onderwerp van de overeenkomst;
• Type licentie (zoals hiervoor uiteengezet);
• Duur van de licentie;
• Toepassings- en gebruiksgebied (bepaald territorium, bepaalde sector, bepaald gedeelte van de technologie, bepaalde toepassing).
• Bevoegdheid van de licentienemer om sub-licenties te verlenen;
• Vergoedingen voor het gebruik van de licentie (lumps sum en/of royalties);
• Eisen voor de kwaliteit van de licentie;
• Exploitatieverplichtingen van de licentienemer;
• Garanties en aansprakelijkheidstellingen;
• Hoe te handelen bij inbreuk en nietigheidsacties;
• Controle- en inspectiemogelijkheden;
• Overdracht van rechten;
• Geheimhoudingbeding;
• Toepasselijk recht en geschillenregeling.

De kunst is om bij het opstellen van een licentieovereenkomst zo volledig mogelijk te zijn zonder dat de inhoud onbegrijpelijk of onoverzichtelijk wordt. Wie intellectuele eigendomsrechten gaat uit-licentiëren of in-licentiëren, doet er dan ook goed aan om de overeenkomst zorgvuldig voor te bereiden: daarmee zijn veel problemen eenvoudig te voorkomen.

Meer weten?

aaff is graag overal van betekenis. Onze juristen stellen regelmatig licentieovereenkomsten op en hebben ruime ervaring bij het onderhandelen over onder andere het al dan niet opnemen van bepalingen in de licentieovereenkomsten. Kortom, voor vragen op het gebied van licentieovereenkomsten kun je bij hen terecht. Neem voor meer informatie over licentieovereenkomsten contact op met onze jurist.